5 pasos para proteger una marca comercial

12 Septiembre 2018

Cuando nos planteamos solicitar el registro de una marca o nombre comercial, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones previas que no siempre se tienen presentes, normalmente por desconocimiento o confusión, y son fundamentales e imprescindibles para que la protección de nuestra marca o nombre comercial se realice con las mayores garantías de éxito.

Desde mi experiencia profesional en este campo, me gustaría enumerar las siguientes:

Paso 1.-

En primer lugar, es erróneo pensar que al tener reservado el dominio de la marca que supuestamente se quiere registrar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, no va a existir ningún problema para conseguir el título de propiedad de la misma.

El registro del dominio con la misma denominación que la marca en cuestión es lo más aconsejable y correcto, pero ello no significa que se tengan todos los derechos para que se proceda al registro de la marca por parte de la OEPM.  El registro de nombres de dominio se rige por su propia legislación nacional e internacional, (en función del tipo de dominio) y no es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los conflictos que entre ambas modalidades (dominio y marcas o nombres comerciales) pudieran surgir, deben dirimirse ante Organismos Internacionales de Arbitraje o ante los Tribunales.

En cualquier caso, reviste trascendencia la “prioridad temporal” del signo correspondiente:

A)  Marca o nombre comercial prioritario en el tiempo: El titular registral puede iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia frente al que haya adoptado posteriormente ese mismo nombre u otro confundible como denominación social para actividades mercantiles iguales o similares. Además, los órganos registrales competentes denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de la Ley de Marcas, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial (Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas 17/2001).

Frente a quien utilice ese distintivo como nombre de dominio, junto a la posibilidad de acudir los Tribunales de Justicia (art. 34.3.e. Ley de Marcas), puede hacer uso de los procedimientos administrativos de verificación y cancelación ante Red.es si el nombre de dominio en cuestión incurre en alguna de las causas previstas a tal efecto.

B)  Denominación social anterior: Una entidad que tenga debidamente inscrita su denominación social, podrá oponerse en vía administrativa frente a toda pretensión por parte de un tercero de inscripción de su denominación social como marca o como nombre comercial, si concurren los requisitos establecidos en el art. 9.1.d. de la Ley de Marcas e igualmente podrá acudir a los Tribunales de Justicia, para solicitar la nulidad de dicha inscripción. También podrá hacer valer sus derechos frente a quien inscriba su denominación social como nombre de dominio en los términos descritos en el apartado A)

C)  Nombre de dominio anterior: Quien tenga su nombre de dominio debidamente inscrito podrá acudir ante los Tribunales de Justicia frente a quien inscriba ese nombre como marca, nombre comercial o denominación social. (art. 51.1.b Ley de Marcas)

Paso 2.-

Otro problema adicional que se nos plantea, es pensar que el signo distintivo que se ha confeccionado para proteger el producto o servicio en el mercado, es único y exclusivo, ya que se ha madurado durante un tiempo con mucha ilusión e incluso está compuesto con las iniciales de los nombres o apellidos del empresario y lógicamente no creemos que a nadie se le haya podido ocurrir otro nombre igual o parecido y por lo tanto, no es necesario realizar una búsqueda previa.

Os recuerdo que, como norma general, dos marcas pueden tener un nombre igual o similar, siempre y cuando no sean utilizados por empresas que se dediquen a las mismas o similares actividades mercantiles y en consecuencia, es fundamental que se realice una búsqueda previa y exhaustiva de las marcas anteriormente registradas, ya que éstas pueden ser un impedimento fundamental para la denegación de la propia.

E insisto en que la búsqueda debe ser exhaustiva, ya que inicialmente el cliente que suele venir al despacho, o no considera necesaria la búsqueda, o en el supuesto de que sea consciente de su importancia, está totalmente seguro de que su marca no se encuentra registrada, ya que ha realizado una búsqueda personal por internet en la OEPM, y asegura que no existe nada igual o similar, registrado.

Es fundamental que las búsquedas previas las realicen los profesionales en Propiedad Industrial e Intelectual en varios parámetros con el objetivo de asegurarnos una búsqueda completa de la marca, ya sean denominativa o mixta, es decir, incluyendo no solo una denominativa por nombre, siglas o iniciales… sino gráficos, dibujos, símbolos. Es decir, búsqueda por elementos figurativos.  Por otro laso, no hay olvidemos que, aunque su registro sea a nivel nacional, también habrá que tener en cuenta que todas las marcas comunitarias y algunas internacionales, siempre que tengan protección nacional, tienen efectos en España, y en consecuencia, como marcas anteriormente registradas, serán muy difícil su registro en base al artículo 6 de la Ley de Marcas.

Paso 3.-

Un tema todavía no tratado es la posibilidad de que la marca que se intenta registrar sea similar a un nombre comercial o marca notoria o renombrada registrada, en cuyo caso y en base a la preferencia y especial protección que por ley se le otorgan a este tipo de marcas, sea imposible su registro, en base al artículo 8.1 de la Ley de Marcas, que literalmente transcribo:

·         Art 8.1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Paso 4.-

Otra cuestión fundamental es la comprobación de que el signo distintivo elegido por el cliente no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas que regulan el articulo 9 de la Ley de Marcas, ya que serán denegadas de oficio por la propia OEPM, sin necesidad de que existan oposiciones de terceros cuando consideren que la marca solicitada perjudica seriamente sus intereses o derechos, como ocurre en las prohibiciones relativas.

Es imprescindible que el signo distintivo que se pretende registrar no incurra en ninguna de las prohibiciones absolutas amplias en su redacción que establece la ley, y que a título de ejemplo enumeraré unas cuantas como:

  • Los que carezcan de carácter distintivo.
  • Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
  • Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
  • Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, entre otras.

Paso 5.-

Otro aspecto a destacar es la confusión que genera en los clientes el acceso personal de la solicitud de registro de marca por sede electrónica en la OEPM. Cuando acceden al servicio de consultas del localizador de marcas e insertan el denominativo de la misma, si no se han encontrado resultados para los criterios de búsqueda indicados, la sede electrónica de la OEPM, da la opción de realizar otra consulta, salir o acceder a la solicitud de marca directamente.  Esta opción de solicitud de marca es interpretada por muchos clientes como la certeza de que su marca contiene todos los requisitos para ser protegida. Y debo aclarar que el acceso al mismo no es sinónimo de que la marca se proteja con éxito, si no tenemos presentes todos los requisitos que la Ley de Marcas dispone para su registro.

En conclusión, no es nada fácil conseguir con éxito el registro de nuestra marca o nombre comercial y obtener el título de propiedad de la misma. Siempre es recomendable contratar los servicios profesionales de un especialista en Propiedad Industrial e Intelectual, no solo para el registro de la marca sino para su posterior gestión, punto clave como activo intangible de su empresa.

 

Virginia Cuéllar, especialista en Propiedad Intelectual e Industrial y Protección de Datos.

Virginia Cuéllar Ramos

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